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同日申请专利在专利质权登记中的处置方式

发布时间:2018/7/17 11:21:14

【摘要】 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,而实用新型专利按办理进度一般会先获得授权,先授权的实用新型也会因为发明专利授权而被放弃无效,这种情况下实用新型专利质押,对质权人就存在担保目的落空的法律风险。为解决这一潜在问题,国知局受理办理专利质押时,会要求质押双方当事人出具书面说明,并在说明中明示知晓相关情况及法律后果,以及替代性的解决方案。
【正文】

  笔者近日办理的几笔专利质押,出现了出质专利同日申请的情形。遇到这种情况时,需要出质人、质权人共同向专利局出具书面声明,本文就同日申请专利在专利质押登记中的处置方式,分析如下:

一、何谓“同日申请专利”

   根据专利法第九条规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。

   因此,同日申请专利存在两种情形,第一种是同一申请人就一项同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,形式上存在两件专利申请;第二种是两个或两个以上的申请人,就一项同样的发明创造分别申请专利,形式上也存在多件专利申请。

   鉴于本文探讨的是同一申请人同日申请专利质押问题,仅分析第一种情况。

二、同日申请专利的处理程序

   一般而言,实用新型专利审查授权周期,比发明专利短,也就是说同日申请的两件专利,实用新型专利应该是先授予专利权(默认符合专利三性要求),之后发明专利在形式上才会实质审查,如果发明专利也获得授权,则专利局会书面告知申请人并限期做出选择。

   程序上,申请人在实用新型专利有效的前提下,可以书面放弃实用新型专利权,从而为获得发明专利清除了障碍;在实用新型专利有效且申请人未声明放弃实用新型专利权的情况下,专利局将驳回发明专利申请。

三、同日申请专利在质押登记中的处置方式

   从上文可知,质押中出现同日申请专利,绝多数情况下是指先获得授权公告的实用新型专利,在发明专利审查授权之前的质押问题。

   在法理与程序上,在先授权的实用新型专利,存在因申请人书面放弃专利权而无效的可能,这种可能性将对质权人的担保权益造成重大影响,甚至是毁灭性影响。为了从程序上告知质权人这一风险,专利局会要求出质人、质权人,共同向专利局出具书面声明。

质押专利同日申请声明的主要内容包括:

1、存在同日申请的专利号(一般是实用新型);

2、质押双方当事人已经获知请求办理的实用新型专利权质押登记,依据专利法第九条第一款,有同样的发明创造已于同日申请发明专利申请。实用新型专利权有可能在质押期间自公告授予发明专利之日起终止。质押双方当事人已经充分考虑到这种情况的出现对履行债务可能造成的影响,对由此带来的任何法律后果自行承担。

3、发明专利授权之后,质押双方当事人可以办理专利权质押登记变更手续将发明专利补充到质物中。

同日申请专利质押的法律风险,本来应该是由质权人防控,专利局作为专利质权登记机关,也在积极履行登记机关的职责,为维护良好的专利质权法律秩序把好最后一班岗。

   本书面声明需要出质人、质权人加盖公章、法定代表人(负责人)签章,并随专利质押申请文书一并提交至专利局。

四、专利质押代理机构的尽职调查

  专利质押之前,代理机构的承办人员,需要对出质专利的方方面面展开查询调研,其中同日申请专利便是尽调职责之一。怎么才能发现同日申请专利呢?如下方式供参考:

1、征询专利出质人(申请人)。是否存在同日申请专利,专利申请人最为清楚,特别人申请人负责专利申请管理的专员,与其保持积极良好的沟通非常必要且重要,可以在尽可能短的时间内确认这一问题。

2、调取出质人名下全部专利数据并按申请日排序。在专利数据中(建议Excel表格),将出质专利重点标注,并排查申请日同一天是否存在其他专利类型,同日申请专利的名称一般是相同或较为接近,便于识别。

3、专利局官方查询。以上两种方式均是非正式排查,必要时可以在专利局办理官方查询。

  注:2018年7月12日首发于知资通微信公众号。